申请商标损害他人在先权利的分析

发布时间:2020-06-30 21:59:54

申请商标损害他人在先权利的分析:

以乔丹商标案为例

山东创鑫律师事务所  黄文冠律师      

近期,最高人民院就美国著名篮球运动员迈克尔杰弗里乔丹(下称迈克尔乔丹)诉国家知识产权局和乔丹体育股份有限公司(下称乔丹公司)侵害其在先权利的商标行政纠纷案件作出再审判决,认定乔丹公司在明知迈克尔乔丹在我国具有长期、广泛的知名度和美誉度的情况下,依然使用“乔丹及图”申请注册争议商标,容易导致相关公众误认标记有争议商标的商品和迈克尔乔丹有代言,特许,授权等特定联系,其主观恶意明显,且放任前述相关公众误认的损害后果,严重损害了迈克尔乔丹的在先姓名权,判决撤销一审,二审判决,由国家知识产权局对争议商标重新作出裁定。

在今年年初中美签署第一阶段经贸协议的大背景下,最高法的这次判决无疑是具有标志性意义的。近几年来,中美围绕中兴,华为等知识产权领域的问题产生了一系列的争议,在国际和国内引起了很大了争论。本文试图就以本案为例,探讨商标法里关于在先前权利的相关规定在实务的应用。

《商标法》第32条规定:申请商标注册不得损害他人的现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标。这一条款直接涉及乔丹商标案的争议焦点,即争议商标是否侵害了迈克尔乔丹的姓名权。该条款的上半段论述的是在先权利的保护,下半段论述的是对还未注册的具有一定影响力的商标的保护。无论商标也好,姓名也罢,都是由一定的图形,文字,颜色,声音等表达符号构成,在用于商标,姓名之前,这些图文等亦用于其他地方,即这些符号本身的表示意义会因其他法律的规定而产生其他的权利。正是因为对图文等在生活,社会多领域的应用才出现了在先权利的问题。例如,作家用文字撰写文章著作,对其作品享有著作权,受到著作权法的保护。发明创造,实用新型,外观设计中会用到,专利权人对各自专利享有专利权,受到专利法的保护。公司企业名称中会有,企业对企业名称享有字号权,受到《公司法》、《反不正当竞争法》等的保护。当自然人用文字表述姓名时,自然人对自己的姓名享有姓名权,受到《民法通则》《侵权责任法》等法律的保护。无论文字,图形,声音等各类符号都是人类为生产,生活的交流和传承而发明创造应用的,其本身具有指向,传导,评价的功能和作用。符号本身具有的这些功能可以进行商业化的运作,将图文注册成商标应用于商品和服务,进而产生商誉。当某一符号被注册成商标前已经被他人以其他方式应用时,就可能存在了侵犯他人在先权利的问题。

如何理解损害了他人的在先权利并不是个简单的问题。首先,姓名权是否在先权利内。其次,以本案为例,姓名权的保护的内容是什么,且是如何侵犯的。首先,民事主体享有的民事权益是多种多样的,法律不可能穷尽列举并详细加以规定,故商标法第32条并未明确规定或是列举在先权利的任何具体类型,而是以“在先权利”作概括性的论述,以符合经济社会不断发展和保护民事主体合法权利的需要。所以,商标法特别规定的应以其特别规定予以保护,无特别规定的,但根据民法通则,侵权责任法和其他法律规定应于保护的,且是现有的依法享有的民事权利的,应当根据该概括性的规定给予保护。民法通则第99条规定:“公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、冒用。”侵权责任法第2条规定:“本法所称的民事权益,包括生命权、健康权、姓名权等人身、财产权益。”可见,姓名权包含在商标法第32条规定的“在先权利”内,即争议商标的注册损害他人在先权利的,应当认定该争议商标的注册违反了商标法第32的规定。

如前所述,用于表达的文字、图形等符号具有指代,评价,传导等功能,作为一种具体的符号,姓名被用于指代,称呼,评价特定的自然人,姓名权是自然人对姓名享有的重要的人身权。在当今市场经济的大环境下,许多具有一定知名度的自然人会将其姓名进行商业化的运作,通过和市场主体签订合同等方式为特定的商品和服务进行广告代言以获取相应的经济利益。这种名人代言站台的形式已经成为市场主体提高其品牌形象,推销商品服务、扩大知名度的一种重要的营销手段,这种行为在《广告法》里有明确的规定。同时侵权责任法里关于侵害他人人身权益造成财产损失的赔偿的规定,也充分体现了法律对包括姓名权在内的人身权益中包含经济利益的承认和保护。所以,对商标法中关于在先姓名权的保护,不仅涉及到人格尊严,而且涉及到对人物姓名中所蕴含的经济利益的保护。

在本案中,“乔丹及图”商标的主要识别部分是“乔丹”二字,即以姓名为主要识别部分的文字成就了商标的显著性。商标是用于区分商品和服务来源的,故未经许可擅自将他人享有的在先姓名权的姓名注册为商标,容易使相关公众对商品服务的来源产生混淆,即使相关公众未产生混淆,也容易导致相关公众误认为标记有该以姓名为主要识别部分的商标的商品或服务与该自然人存在代言,授权等特定联系,该行为不但损害该自然人的姓名权,也损害了消费者的合法权益。从权利的性质来看,姓名是指代,称呼,区分自然人的,姓名权是自然人对其姓名享有的人身权。商标的主要作用是区分来源的,属于财产权,是与姓名权性质不同的权利。在认定本案争议商标是否损害他人在先姓名权时,关键在于是否容易导致相关公众误认标记争议商标的商品与姓名权人之间存在代言,授权许可等特定联系,这一点和侵害商标权的认定不同。因此,即使乔丹公司经过多年的经营、宣传和使用,使得乔丹公司以及以“乔丹”为主要识别部分的商标在特定商品类别上具有较高的知名度,相关公众也能分清该产品来源于乔丹公司,也不足以依据此认定相关公众不容易误认标记有以“乔丹”为识别部分商标的商品和迈克尔乔丹之间存在代言、授权许可等特定联系。

本案中,作为再审申请人的迈克尔乔丹向法院提交了两份调查报告,该证据被法院认定可以与其他证据结合共同证明相关事实,从而被法院采信是具有重要意义的,对本案的争议焦点的判定具有关键作用。调查报告通过对市场调查,客观,公正的查明了相关公众对“乔丹”的认知情况,即不但“乔丹”在我国相关公众中指代了再审申请人迈克尔乔丹,而且“乔丹”与再审申请人迈克尔乔丹之间已经建立了稳定的对应关系,同时其他证据也证明了迈克尔乔丹在我国不仅是一个篮球明星,亦是个大众明星,在我国有很高的知名度,为相关公众所熟悉。即在适用商标法第32条关于“不得损害他人的在先权利”的规定时,自然人就特定名称主张姓名权保护时,该特定名称必须满足在我国有一定知名度,为相关公众所熟知,相关公众使用该名称指代该自然人,且该特定名称已经与该自然人建立了稳定的对应关系。

作为一审第三人的乔丹公司,在本案中提交了大量的证据,试图在“乔丹”未与再审申请人形成唯一的对应关系,“乔丹”并未与迈克尔乔丹形成稳定指代等方面证明未损坏其姓名权。但其最有力的应是其提交大量能证明其商品已经在相关公众中形成了稳定的市场格局,未造成相关公众的误认的证据。最高法(法发{2010}12号)《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条曾明确其政策导向,即“对于使用时间较长、已经建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已经在客观上将相关商业标志区分开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序”。乔丹公司形成市场格局的主张并未被法院采信,反被法院认为其商业成功在一定程度上建立于相关公众的误认的基础之上,其商业经营行为不足以使得争议商标注册具有合法性。同时,法院认定乔丹公司存在主观恶意,即其在明知再审申请人及其姓名“乔丹”具有较高知名度的情况下,未与再审申请人协商,谈判等方式获得其授权许可,而是擅自注册了包括争议商标在内的大量与再审申请人存在特定联系的商标,放任相关公众误认标记有以再审申请人姓名为主要识别部分的商标的商品与再审申请人存在特定联系的损害结果,使得乔丹公司无需付出过多成本,即可实现由再审申请人为其代言的效果,其行为违背了民法通则第4条规定的诚实信用原则。

根据商标法的规定,注册商标侵害在先权利的,应该在5年内提出无效申请,所以虽然乔丹公司申请了许多与“乔丹”相关的商标,但很多已经过了5年时效,迈克尔乔丹已经丧失了在程序上提出无效申请的权利了。鉴于此,即使此次“乔丹及图”商标被撤,不能继续使用该商标,乔丹公司还有许多其他涉及乔丹的商标依然有效,还是可以用的,因为这些商标注册时间早。但权利人依旧可以依据其他法律来维护其合法权益,例如根据《反不正当竞争法》第6条关于混淆行为的认定等,即乔丹公司在用其他有效商标时依旧存在很大的风险。


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